In questa pagina è disponibile un fac simile di contratto di licenza marchio in formato Doc, modificabile con Word o con altri programmi compatibili. Il modello serve a disciplinare l’uso di un marchio da parte di un licenziatario senza trasferirne la proprietà e può essere utilizzato da imprese, professionisti o altri titolari e utilizzatori del segno.
Il contratto completo può essere consultato prima del download. Occorre personalizzare i dati delle parti, gli estremi del marchio, i prodotti o servizi autorizzati, il territorio, il tipo di licenza, la durata e il corrispettivo; dopo il download sono riportate le indicazioni pratiche per scegliere le clausole e gestire gli eventuali adempimenti sul registro del marchio.
A cosa serve il contratto di licenza marchio
Con la licenza il titolare, chiamato licenziante, autorizza un altro soggetto, il licenziatario, a usare il marchio entro limiti stabiliti dal contratto. La titolarità del segno resta al licenziante: se l’obiettivo è trasferire definitivamente il marchio, occorre un contratto di cessione e non una licenza.
L’articolo 23 del Codice della proprietà industriale consente di concedere in licenza un marchio anche solo per una parte dei prodotti o servizi e per una parte del territorio. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. Nel secondo caso, per un marchio italiano, il contratto deve contenere anche l’impegno espresso del licenziatario previsto dalla norma in relazione all’uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti dallo stesso marchio.
Il fac simile seguente è costruito per un marchio registrato. Se il segno è ancora oggetto di domanda, non è registrato, è in comproprietà oppure la licenza riguarda più marchi con titolari diversi, il testo deve essere adattato prima della firma.
Fac simile contratto di licenza marchio
Il modello contiene le clausole essenziali per una licenza commerciale. Le opzioni alternative devono essere selezionate eliminando quelle che non corrispondono all’accordo reale tra le parti.
CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI MARCHIO
Tra
[DENOMINAZIONE LICENZIANTE], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE / PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] al numero [NUMERO], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], di seguito “Licenziante”,
e
[DENOMINAZIONE LICENZIATARIO], con sede in [INDIRIZZO], codice fiscale e partita IVA [CODICE FISCALE / PARTITA IVA], iscritta al Registro delle Imprese di [LUOGO] al numero [NUMERO], in persona di [NOME E COGNOME], nella qualità di [QUALIFICA], di seguito “Licenziatario”.
Licenziante e Licenziatario sono di seguito denominati congiuntamente “Parti”.
PREMESSE
a) Il Licenziante dichiara di essere titolare del marchio [DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE DEL MARCHIO], registrato presso [UIBM / EUIPO / ALTRO UFFICIO] con numero [NUMERO DI REGISTRAZIONE], data di deposito [DATA], data di registrazione [DATA], per i prodotti e/o servizi delle classi [CLASSI / DESCRIZIONE], di seguito “Marchio”.
b) Il Licenziatario intende utilizzare il Marchio per contraddistinguere i prodotti e/o servizi indicati nel presente contratto.
c) Le Parti intendono disciplinare limiti, durata, corrispettivo e modalità di uso del Marchio senza trasferirne la titolarità.
Le Premesse e gli eventuali Allegati costituiscono parte integrante del contratto.
1. OGGETTO DELLA LICENZA
1.1 Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, il diritto di utilizzare il Marchio esclusivamente per i seguenti prodotti e/o servizi: [DESCRIZIONE PRECISA DEI PRODOTTI / SERVIZI].
1.2 La licenza riguarda il seguente territorio: [TERRITORIO]. L’uso del Marchio resta limitato ai diritti effettivamente spettanti al Licenziante e alle condizioni del presente contratto.
1.3 La licenza non comporta cessione della proprietà del Marchio né attribuisce al Licenziatario diritti diversi da quelli espressamente concessi.
2. ESCLUSIVA
MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE OPZIONI ED ELIMINARE L’ALTRA.
OPZIONE A – LICENZA ESCLUSIVA. Per la durata del contratto e con riferimento ai prodotti/servizi e al Territorio indicati, il Licenziante non concederà a terzi ulteriori licenze del Marchio e [NON UTILIZZERÀ DIRETTAMENTE IL MARCHIO / POTRÀ UTILIZZARLO DIRETTAMENTE]. La scelta tra le due formulazioni deve essere definita espressamente dalle Parti.
OPZIONE B – LICENZA NON ESCLUSIVA. Il Licenziante conserva il diritto di utilizzare direttamente il Marchio e di concedere ad altri soggetti ulteriori licenze per gli stessi prodotti/servizi e per il medesimo Territorio. Se il Marchio è un marchio italiano, il Licenziatario si obbliga espressamente, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del Codice della proprietà industriale, a usare il Marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso Marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. MODALITÀ DI USO E STANDARD QUALITATIVI
3.1 Il Licenziatario utilizzerà il Marchio nella forma registrata e secondo le eventuali linee guida grafiche e di immagine contenute nell’Allegato [NUMERO]. Ogni modifica sostanziale del segno, del logo, dei colori o della presentazione richiede il preventivo consenso scritto del Licenziante.
3.2 Il Licenziatario utilizzerà il Marchio soltanto per i prodotti e/o servizi oggetto della licenza e nel rispetto della normativa applicabile a produzione, commercializzazione, etichettatura, pubblicità e sicurezza.
3.3 I prodotti e/o servizi contraddistinti dal Marchio dovranno rispettare i seguenti standard qualitativi: [STANDARD / SPECIFICHE / RINVIO AD ALLEGATO].
3.4 Con un preavviso ragionevole, il Licenziante potrà verificare il rispetto delle modalità d’uso e degli standard concordati, richiedendo campioni, documentazione o verifiche compatibili con l’attività del Licenziatario. Eventuali non conformità saranno comunicate per iscritto e dovranno essere corrette entro [NUMERO] giorni, salvo i casi che richiedano un intervento immediato.
3.5 Il Licenziatario non depositerà né tenterà di registrare a proprio nome il Marchio o segni uguali o confondibili con esso e non ne contesterà la titolarità sulla base del solo uso autorizzato dal presente contratto.
4. SUB-LICENZE E USO DA PARTE DI TERZI
4.1 Il Licenziatario non può concedere sub-licenze né autorizzare terzi a utilizzare autonomamente il Marchio senza il preventivo consenso scritto del Licenziante.
4.2 L’eventuale autorizzazione dovrà indicare il soggetto autorizzato, i prodotti o servizi, il territorio, la durata e le condizioni di utilizzo. Il Licenziatario resta responsabile verso il Licenziante per gli obblighi contrattuali assunti, salvo diverso accordo scritto.
5. DURATA
5.1 Il contratto decorre dal [DATA] e termina il [DATA].
5.2 Ogni rinnovo dovrà risultare da accordo scritto delle Parti prima della scadenza, salvo che venga inserita una diversa clausola di rinnovo espressamente concordata.
5.3 La cessazione del contratto, per qualunque causa, comporta la cessazione del diritto di utilizzare il Marchio, salvo quanto previsto per le eventuali giacenze all’articolo 12.
6. CORRISPETTIVO E ROYALTY
MANTENERE SOLTANTO LE COMPONENTI ECONOMICHE EFFETTIVAMENTE CONCORDATE.
CORRISPETTIVO FISSO. Il Licenziatario corrisponderà al Licenziante euro [IMPORTO] oltre IVA se dovuta, con pagamento entro [NUMERO] giorni da [EVENTO / DATA / RICEVIMENTO FATTURA].
ROYALTY VARIABILE. Il Licenziatario corrisponderà una royalty pari al [PERCENTUALE]% delle Vendite Nette dei prodotti e/o servizi contraddistinti dal Marchio. Per “Vendite Nette” si intende [DEFINIRE BASE DI CALCOLO, ESCLUSIONI, RESI, SCONTI, IMPOSTE E ALTRE VOCI].
MINIMO GARANTITO. Per ciascun periodo [ANNUALE / ALTRO], il Licenziatario corrisponderà comunque un minimo garantito pari a euro [IMPORTO], [IMPUTABILE / NON IMPUTABILE] alle royalty maturate nello stesso periodo.
6.1 Le royalty saranno rendicontate con periodicità [MENSILE / TRIMESTRALE / SEMESTRALE] e pagate entro [NUMERO] giorni dalla chiusura del relativo periodo e/o dal ricevimento della fattura, secondo quanto concordato dalle Parti.
6.2 Il rendiconto dovrà indicare almeno [DATI NECESSARI PER IL CALCOLO]. Le Parti definiranno eventuali interessi per ritardato pagamento e altri oneri nel rispetto della normativa applicabile.
7. RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI DATI
7.1 Se il corrispettivo dipende da vendite, fatturato o altri dati variabili, il Licenziatario conserverà documentazione sufficiente a ricostruire il calcolo delle royalty per il periodo previsto dalla normativa applicabile e dagli ordinari obblighi contabili.
7.2 Il Licenziante potrà chiedere, non più di [NUMERO] volte per anno salvo fondato motivo, una verifica dei dati pertinenti mediante un professionista tenuto alla riservatezza. Modalità, preavviso e ripartizione dei costi della verifica saranno i seguenti: [DISCIPLINA DELL’AUDIT].
8. TITOLARITÀ, MANTENIMENTO E REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
8.1 La titolarità del Marchio resta in capo al Licenziante. Il Licenziatario non acquisisce alcun diritto di proprietà sul Marchio per effetto dell’uso autorizzato.
8.2 Il Licenziante curerà [RINNOVO / MANTENIMENTO] della registrazione per la durata del contratto nei limiti degli impegni qui assunti e informerà il Licenziatario di eventi che possano incidere in modo rilevante sulla protezione del Marchio.
8.3 Se una Parte richiede la trascrizione o iscrizione della licenza nel registro competente, le Parti collaboreranno alla documentazione necessaria. I relativi costi saranno sostenuti da [PARTE / CRITERIO DI RIPARTIZIONE].
9. CONTRAFFAZIONI E CONTESTAZIONI DI TERZI
9.1 Ciascuna Parte informerà tempestivamente l’altra di eventuali usi non autorizzati, contestazioni, opposizioni o pretese di terzi relative al Marchio di cui venga a conoscenza.
9.2 La gestione delle iniziative di tutela sarà coordinata secondo quanto segue: [INDICARE CHI DECIDE, CHI SOSTIENE I COSTI E COME SI RIPARTISCONO EVENTUALI SOMME RECUPERATE], fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge in relazione al tipo di marchio e alla natura della licenza.
9.3 Il Licenziatario fornirà, su richiesta ragionevole, la collaborazione e la documentazione necessarie per la tutela del Marchio.
10. RISERVATEZZA
10.1 Le informazioni non pubbliche relative a condizioni economiche, dati di vendita, specifiche tecniche, linee guida e strategie comunicate per l’esecuzione del contratto saranno utilizzate esclusivamente per tale finalità e non saranno divulgate a terzi, salvo consenso scritto dell’altra Parte o obbligo di legge.
10.2 Non sono riservate le informazioni già legittimamente note, divenute pubbliche senza violazione del contratto o ricevute lecitamente da terzi non vincolati da obblighi di segretezza.
11. INADEMPIMENTO E CESSAZIONE ANTICIPATA
11.1 Se una Parte viola un obbligo rilevante del contratto, l’altra potrà contestare l’inadempimento per iscritto e assegnare un termine di [NUMERO] giorni per porvi rimedio, quando la violazione sia sanabile.
11.2 Decorso inutilmente tale termine, restano esercitabili i rimedi previsti dal contratto e dalla legge, compresa la risoluzione quando ne ricorrono i presupposti.
11.3 Le Parti possono individuare espressamente come essenziali specifici obblighi, indicando in modo puntuale le violazioni che intendono assoggettare a una clausola risolutiva espressa: [EVENTUALI OBBLIGHI].
12. EFFETTI DELLA CESSAZIONE E GIACENZE
12.1 Alla cessazione della licenza il Licenziatario interromperà l’uso del Marchio, salvo il periodo di smaltimento eventualmente concordato, e rimuoverà il Marchio dai materiali che non possono più essere utilizzati lecitamente.
MANTENERE UNA SOLA DELLE DUE OPZIONI ED ELIMINARE L’ALTRA.
OPZIONE A – NESSUN SELL-OFF. Dalla data di cessazione non è consentita l’ulteriore vendita di prodotti recanti il Marchio, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge e gli accordi di ritiro o gestione delle giacenze.
OPZIONE B – PERIODO DI SELL-OFF. Il Licenziatario potrà vendere le giacenze già prodotte e conformi al contratto fino al [DATA / NUMERO GIORNI] alle medesime condizioni economiche e qualitative previste durante la licenza. Restano esclusi nuovi cicli produttivi dopo la cessazione.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il Licenziatario non può cedere il contratto o i diritti derivanti dalla licenza senza il preventivo consenso scritto del Licenziante.
13.2 In caso di trasferimento del Marchio da parte del Licenziante, gli effetti sul presente contratto saranno regolati dalla legge applicabile e dagli accordi tra le Parti; il Licenziante informerà il Licenziatario dell’operazione quando ciò sia richiesto o necessario per l’esecuzione del rapporto.
14. COMUNICAZIONI, LEGGE APPLICABILE E DISPOSIZIONI FINALI
14.1 Le comunicazioni relative al contratto saranno inviate ai seguenti recapiti: Licenziante [PEC / EMAIL / INDIRIZZO]; Licenziatario [PEC / EMAIL / INDIRIZZO]. Le Parti comunicheranno tempestivamente ogni variazione.
14.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie saranno devolute all’autorità giudiziaria competente secondo la legge, salvo diverso accordo validamente concluso tra le Parti.
14.3 Le modifiche al contratto dovranno risultare per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
14.4 L’eventuale invalidità di una singola clausola non comporta automaticamente l’invalidità delle altre disposizioni, nei limiti consentiti dalla legge.
ALLEGATI
Allegato A – Riproduzione del Marchio e dati della registrazione.
Allegato B – Prodotti/servizi, Territorio, canali e modalità d’uso autorizzate.
Allegato C – Standard qualitativi e linee guida del Marchio.
Allegato D – Regole di rendicontazione e calcolo delle royalty, se applicabili.
[LUOGO], [DATA]
IL LICENZIANTE
[FIRMA]
IL LICENZIATARIO
[FIRMA]
Scarica il modello Word del contratto di licenza marchio
Il file contiene il fac simile modificabile del contratto, con campi dedicati a marchio, territorio, prodotti o servizi, esclusiva, durata, royalty, controlli qualitativi, giacenze e firme. Prima della sottoscrizione devono essere eliminati i testi alternativi non scelti e completati tutti i segnaposto.
Il download fornisce un modello contrattuale e non sostituisce eventuali formalità relative al registro del marchio, né gli adempimenti fiscali che possono dipendere dalla forma dell’atto, dalle parti e dal corrispettivo concordato.
Come compilare il contratto di licenza marchio
La prima verifica riguarda il titolo concesso in licenza. Nel contratto vanno riportati la denominazione o la rappresentazione del marchio, il numero di registrazione, l’ufficio competente e i prodotti o servizi coperti. Se la registrazione comprende molte classi, non è necessario concederle tutte: il contratto può limitare la licenza ai soli prodotti o servizi effettivamente interessati.
Il territorio deve essere scritto in modo altrettanto preciso. Per un marchio italiano può essere l’intero territorio nazionale o una sua parte; per un marchio dell’Unione europea la licenza può riguardare tutta l’Unione o una parte di essa. Il contratto non dovrebbe attribuire diritti in territori nei quali il licenziante non dispone della protezione che intende concedere.
Licenza esclusiva o non esclusiva
La parola “esclusiva” non dovrebbe restare isolata. È preferibile precisare se, durante il contratto, il licenziante rinuncia soltanto a concedere altre licenze oppure rinuncia anche a utilizzare direttamente il marchio per gli stessi prodotti, servizi e territorio. Il fac simile propone entrambe le possibilità perché producono effetti economici diversi.
In caso di licenza non esclusiva di un marchio italiano, l’articolo 23 del Codice della proprietà industriale richiede l’impegno espresso del licenziatario a usare il marchio per prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati con lo stesso marchio dal titolare o dagli altri licenziatari. Per questo la relativa formulazione è inserita direttamente nell’opzione non esclusiva del modello.
Come definire royalty e rendicontazione
Il corrispettivo può essere fisso, variabile oppure composto da più elementi. Se si utilizza una royalty percentuale, non basta indicare una percentuale: occorre definire la base di calcolo. La voce “Vendite Nette” deve specificare come vengono trattati resi, sconti, imposte, note di credito e altre componenti che possono modificare il valore sul quale applicare la percentuale.
Quando il pagamento dipende dai dati di vendita, il contratto dovrebbe stabilire periodicità del rendiconto, termine di pagamento e modalità di verifica. Un audit non deve trasformarsi in un accesso indiscriminato alla contabilità del licenziatario: è più chiaro limitarlo ai documenti pertinenti al calcolo del corrispettivo e prevedere riservatezza, preavviso e frequenza.
Controllo dell’uso e qualità dei prodotti o servizi
Il marchio deve essere utilizzato secondo i limiti concordati. Il Codice della proprietà industriale consente al titolare di far valere i propri diritti contro il licenziatario che viola clausole relative, tra l’altro, a durata, modalità di uso, prodotti o servizi, territorio e qualità. Il contratto deve quindi descrivere in modo verificabile ciò che il licenziatario può fare, evitando formule generiche come “uso conforme al prestigio del marchio” prive di criteri operativi.
Quando esistono un manuale del marchio, specifiche tecniche o standard di servizio, è pratico richiamarli in allegato. Anche i controlli del licenziante vanno disciplinati: si possono prevedere campioni, approvazioni dei materiali grafici o verifiche periodiche, purché modalità e tempi siano compatibili con l’attività del licenziatario.
Trascrizione della licenza nel registro del marchio
Per i marchi nazionali, la licenza esclusiva o non esclusiva può essere oggetto di trascrizione presso l’UIBM. La trascrizione non è la condizione che rende valido il contratto tra le parti, ma svolge una funzione di pubblicità e rileva nei rapporti con i terzi. Le informazioni operative e i documenti richiesti devono essere verificati al momento della pratica sul servizio dedicato alle trascrizioni dei diritti di proprietà industriale.
Se il contratto riguarda un marchio dell’Unione europea, la concessione della licenza può essere iscritta nel registro EUIPO su richiesta di una delle parti. L’EUIPO consente di indicare, tra l’altro, se la licenza è esclusiva, limitata a determinati prodotti o servizi, circoscritta territorialmente oppure temporanea; la procedura è descritta nelle informazioni ufficiali sui recordal.
Quando questo modello non è adatto
Il fac simile disciplina una concessione unilaterale del diritto d’uso di un marchio. Se due imprese devono utilizzare congiuntamente lo stesso segno secondo una struttura condivisa, può essere più pertinente il contratto di co-utilizzo del marchio. Se invece ciascuna parte concede all’altra il proprio marchio per una campagna o un prodotto comune, è più coerente un contratto di co-branding.
Serve inoltre un testo più ampio quando la licenza del marchio è soltanto una componente di franchising, distribuzione, produzione, merchandising complesso, trasferimento di know-how o software. In questi rapporti il solo contratto di licenza può lasciare scoperti obblighi essenziali relativi ad assistenza, rete commerciale, informazioni riservate, proprietà di altri asset e regole concorrenziali.
Errori da evitare nel contratto
- indicare un marchio senza numero di registrazione, ufficio e prodotti o servizi interessati;
- scrivere “licenza esclusiva” senza chiarire se anche il licenziante possa continuare a usare il marchio;
- prevedere una royalty percentuale senza definire la base di calcolo;
- omettere le regole sulla qualità e sulle modalità concrete di uso del segno;
- autorizzare sub-licenze senza indicare chi deve approvarle e a quali condizioni;
- non disciplinare cosa accade alle giacenze di prodotti alla cessazione della licenza;
- confondere la licenza, che lascia la proprietà al titolare, con la cessione definitiva del marchio.
Domande frequenti sul contratto di licenza marchio
Il contratto di licenza trasferisce la proprietà del marchio?
No. Il licenziatario riceve soltanto il diritto di usare il marchio nei limiti stabiliti dal contratto. La proprietà resta al licenziante. Se le parti vogliono trasferire definitivamente il titolo, occorre disciplinare una cessione del marchio, con effetti e adempimenti diversi.
La licenza deve essere sempre esclusiva?
No. Può essere esclusiva o non esclusiva e può riguardare solo alcuni prodotti, servizi o territori. Nel modello deve essere mantenuta una sola delle due opzioni. Per la licenza non esclusiva di un marchio italiano va conservata anche la specifica dichiarazione prevista dall’articolo 23, comma 2, del Codice della proprietà industriale.
Il contratto deve essere trascritto all’UIBM?
La trascrizione non è necessaria per creare il rapporto contrattuale tra licenziante e licenziatario, ma serve a rendere pubblica la licenza e assume rilievo nei rapporti con i terzi. Se il marchio è nazionale, la pratica riguarda l’UIBM; per un marchio dell’Unione europea occorre invece verificare la procedura di iscrizione nel registro EUIPO.
Posso prevedere sia un compenso fisso sia una royalty?
Sì, se le parti lo concordano. Il modello permette di combinare importo fisso, royalty variabile e minimo garantito. Prima della firma bisogna però eliminare le componenti non utilizzate e definire con precisione percentuale, base di calcolo, periodicità dei rendiconti, termini di pagamento e trattamento di resi, sconti e altre rettifiche.
Cosa succede ai prodotti già realizzati quando la licenza termina?
Dipende dal contratto. Le parti possono vietare ogni vendita successiva oppure prevedere un periodo limitato di smaltimento delle giacenze, spesso chiamato sell-off. Il modello contiene entrambe le opzioni: ne va mantenuta una sola, indicando durata, prodotti ammessi e condizioni economiche applicabili durante il periodo finale.