Contratto di licenza marchio – Esempio e Fac simile

Tra:

(1) [NOME E RAGIONE SOCIALE], società di diritto italiano, con sede in [indirizzo], iscritta al Registro delle Imprese di [luogo] al n. [numero], Partita Iva [P.IVA], in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra [nome e cognome], di seguito denominata “Licenziante”

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(2) [NOME E RAGIONE SOCIALE], società di diritto italiano, con sede in [indirizzo], iscritta al Registro delle Imprese di [luogo] al n. [numero], Partita Iva [P.IVA], in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra [nome e cognome], di seguito denominata “Licenziataria”

Licenziante e Licenziataria, congiuntamente denominate “Parti,” convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse
1.1 Il Licenziante dichiara di essere titolare pieno ed esclusivo dei seguenti diritti su marchi:

Domanda/Registrazione di Marchio n. [numero] depositata in data [data] presso [Ufficio], con n. di concessione [numero] in data [data].
1.2 Il Licenziante è interessato a concedere, dietro corrispettivo, una licenza di marchio, a carattere esclusivo o non esclusivo, per i Paesi in cui detiene il relativo diritto di privativa.

1.3 Il Licenziatario, a sua volta, è interessato a ottenere tale licenza, impegnandosi al pagamento di un corrispettivo e all’osservanza delle condizioni contenute nel presente contratto.

1.4 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della Licenza e Durata
2.1 Con la presente scrittura, la Licenziante concede alla Licenziataria, che accetta, una licenza [esclusiva/non esclusiva] relativa al diritto di utilizzare il seguente marchio (di seguito “Marchio”): [descrizione e/o denominazione], in relazione ai seguenti prodotti o servizi: [descrizione specifica].

2.2 L’uso del Marchio è limitato ai territori in cui la Licenziante vanta un’efficace protezione e dove insiste l’esclusiva di cui al marchio registrato o alla domanda di registrazione [eventuale riferimento a Paesi specifici].

2.3 La Licenziataria non può concedere sub-licenze o coinvolgere terzi nell’uso del Marchio senza il preventivo consenso scritto della Licenziante.

2.4 Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di [numero] anni, salvo diversa pattuizione che potrà essere successivamente formalizzata dalle Parti. In difetto di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC almeno [numero] mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente per un uguale (o diverso) periodo.

3. Corrispettivo per la Licenza di Marchio
3.1 Il corrispettivo previsto consiste in un compenso complessivo, costituito da:

un importo fisso (lump sum) di euro [importo], da corrispondersi annualmente o secondo altra periodicità concordata;
un meccanismo di royalty, il cui calcolo potrà basarsi su [fatturato, volumi di vendita, utili] relativo ai prodotti o servizi recanti il Marchio.
3.2 Le royalty verranno determinate su base [mensile, trimestrale, semestrale] e pagate entro [numero] giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla Licenziante. Prima della scadenza convenuta per il pagamento, la Licenziataria fornirà un rendiconto dettagliato delle vendite e/o dei dati necessari per calcolare l’esatto ammontare della royalty.

3.3 Indipendentemente dai risultati di vendita, la Licenziataria si impegna a corrispondere un minimo garantito di euro [importo] per ciascun anno, imputabile alle royalty già versate. Tali somme saranno dovute entro il [data] dell’anno successivo a quello di riferimento.

4. Obblighi della Licenziataria
4.1 La Licenziataria deve impiegare il Marchio in maniera conforme alle disposizioni del contratto, senza recare pregiudizio alla fama, al prestigio e al decoro del Marchio stesso. In particolare, la produzione o l’erogazione di servizi contrassegnati dal Marchio dovrà rispettare standard di qualità e specifiche tecniche stabilite dalla Licenziante.

4.2 Per garantire il mantenimento del livello qualitativo, la Licenziante ha il diritto di ispezionare i processi produttivi (o di erogazione dei servizi) della Licenziataria, verificando la conformità agli standard e agli obblighi contrattuali. La Licenziataria s’impegna a collaborare, consentendo l’accesso agli stabilimenti di produzione e prestando assistenza in caso di test o verifiche.

4.3 Il Marchio non potrà essere utilizzato in forme o modalità non autorizzate per iscritto dal Licenziante, né potrà la Licenziataria registrare segni distintivi uguali o confondibili con quelli del Licenziante.

4.4 La Licenziataria dovrà concentrare le proprie attività di produzione e commercializzazione nei territori concordati, astenendosi dal promuovere o vendere i prodotti recanti il Marchio al di fuori di essi, salvo eccezioni formalmente pattuite.

5. Obblighi della Licenziante
5.1 La Licenziante si impegna a curare la registrazione e la conservazione del Marchio, adoperandosi per il rinnovo se la sua scadenza dovesse intervenire prima della conclusione del presente contratto.

5.2 Se il marchio è ancora in fase di registrazione, la Licenziante garantisce di seguire diligentemente le procedure in corso senza tuttavia fornire assicurazione sull’esito positivo e la concessione definitiva.

5.3 La Licenziante s’impegna a mantenere adeguata protezione del Marchio contro eventuali azioni di terzi e, se previsto dal contratto, a coordinare le strategie di difesa in caso di violazioni o contestazioni nel territorio coperto dalla licenza.

6. Controlli e Audit
6.1 La Licenziante ha il diritto di verificare periodicamente la contabilità della Licenziataria, con la facoltà di incaricare un professionista di propria fiducia (contabile o revisore) per controllare i libri e i registri pertinenti, al fine di accertare la correttezza dei conteggi sulle vendite e le royalty.

6.2 I controlli verranno effettuati in modo da non ostacolare l’operatività quotidiana della Licenziataria, nel rispetto di ogni vincolo di riservatezza. Qualora emergano discrepanze rilevanti, il Licenziante potrà esercitare i rimedi previsti dal contratto e dalla legge, ferma la possibilità di recuperare differenze di pagamento o di sciogliere il contratto in caso di inadempimento grave.

7. Prelazione
7.1 Se il Licenziante dovesse decidere di cedere a terzi la proprietà del Marchio, dovrà comunicare alla Licenziataria i termini dell’offerta. La Licenziataria potrà esercitare un diritto di prelazione, a parità di condizioni, entro [numero] giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.2 La comunicazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il Licenziante sarà libero di concludere l’accordo di cessione con terzi alle medesime condizioni.

8. Risoluzione Anticipata
8.1 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempimento essenziale imputabile alla controparte. Tale risoluzione avrà effetto immediato previo invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata (o PEC).

8.2 L’inadempimento si considera essenziale quando le violazioni contrattuali compromettono in misura sostanziale gli interessi dell’altra parte, privandola di ciò che aveva diritto di attendersi dal contratto.

8.3 Nel caso di scioglimento anticipato, ciascuna parte manterrà i diritti acquisiti fino al momento della risoluzione, restando inteso che la licenza decadrà e il Licenziatario dovrà cessare immediatamente l’uso del Marchio, salvo diverse pattuizioni in merito a eventuali giacenze di prodotti già realizzati.

9. Protezione del Marchio e Politica Anti-Contraffazione
9.1 Le Parti s’impegnano a informarsi reciprocamente qualora vengano a conoscenza di atti di contraffazione o contestazioni di terzi riferibili al Marchio. Nel caso in cui sorgano tali situazioni, le Parti concordano di discutere la strategia difensiva in modo coordinato.

9.2 Se il Licenziante intende personalmente gestire la protezione del Marchio, la Licenziataria offrirà la necessaria collaborazione, segnalando gli abusi riscontrati e fornendo le prove opportune. In situazioni in cui il Licenziante preferisca delegare al Licenziatario l’azione di contrasto, quest’ultimo ne sopporterà i relativi costi, salvo accordi diversi sulle spese legali e i benefici ottenuti da un’eventuale sentenza favorevole.

10. Corrispettivo e Royalties
10.1 Le Parti possono definire un corrispettivo basato su un importo lump sum (fisso) o su un sistema di royalties variabili, calcolate in proporzione alle vendite o al fatturato. Nel contratto si specifica la frequenza (mensile, trimestrale o altro) e le modalità di pagamento.

10.2 La Licenziataria avrà l’obbligo di fornire periodicamente i dati di vendita e di consentire l’accesso ai documenti rilevanti per verificare la correttezza dell’importo maturato. Se previsto, un “minimo garantito” potrà essere pattuito, imponendo una soglia di redditività che tuteli il Licenziante nel caso in cui le vendite non raggiungano volumi significativi.

11. Esclusiva
11.1 La licenza può essere concessa in forma esclusiva, laddove il Licenziante si impegni a non sfruttare il Marchio nello stesso territorio e per i medesimi prodotti, né a concederlo a terzi. In tal caso, il Licenziatario deve rispettare standard uniformi e prestare i servizi o fabbricare i prodotti in linea con la produzione del Licenziante.

11.2 Se la licenza è non esclusiva, il Licenziante mantiene la facoltà di continuare a usare il Marchio e di concederlo a terzi per gli stessi prodotti o servizi, a condizione che il Licenziatario rispetti l’obbligo di non compromettere la qualità e la reputazione del Marchio. L’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale prescrive che il licenziatario uniformi la propria produzione alle caratteristiche sostanziali già proposte dal titolare o dagli altri licenziatari.

12. Concessione di Sub-licenze
12.1 Il Licenziatario può (o non può) concedere sub-licenze, a seconda di quanto stabilito. Se tale facoltà è permessa, il Licenziante può prevedere un controllo e un’autorizzazione preventiva circa i nominativi dei sub-licenziatari, per salvaguardare la coerenza del Marchio.

12.2 Nel caso di sub-licenza, è opportuno che il Licenziatario faccia sottoscrivere ai sub-licenziatari le medesime condizioni di qualità e di uso, affinché l’immagine del Marchio sia rispettata e la produzione mantenga standard uniformi.

13. Garanzie e Limitazioni di Responsabilità
13.1 Il Licenziante non garantisce la validità assoluta del Marchio né che il suo uso non violi i diritti di terzi, salvo assicurare di non essere a conoscenza di ragioni d’invalidità o di domande di decadenza in corso.

13.2 Se dovessero insorgere contestazioni di terzi sull’uso del Marchio, il Licenziante non assume responsabilità aggiuntive, a meno che nel contratto non sia espressamente previsto un impegno di difesa.

13.3 Nell’eventualità in cui venga giudizialmente accertata la nullità o la contraffazione del Marchio, il contratto di licenza decadrà di diritto, senza che il Licenziatario possa pretendere la restituzione delle somme già corrisposte.

14. Risoluzione delle Controversie
14.1 Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria e amichevole eventuali controversie nascenti dal presente contratto, valutando la possibilità di un accordo extra-giudiziale o di un ricorso alla mediazione presso l’Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio.

14.2 In caso di mancata conciliazione, ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto verrà deferita al Foro concordato tra le Parti o, se previsto, potrà essere sottoposta ad arbitrato in base alle modalità indicate.

15. Forma Scritta e Clausole Finali
15.1 Qualsiasi integrazione o modifica al presente contratto deve avvenire in forma scritta e recare la firma di entrambe le Parti, pena l’inefficacia.

15.2 Eventuali vizi di nullità di una o più clausole non inficiano la validità delle altre, e le Parti si impegnano a sostituire le clausole nulle con pattuizioni equivalenti che assicurino la funzionalità del contratto.

15.3 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, salvo diverso accordo esplicito. Inoltre, le Parti riconoscono di aver trattato e approvato le clausole particolarmente gravose, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.