Concessione di know how in licenza d’uso – Esempio e Fac Simile

Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Titolare”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, partita Iva ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Licenziatario”)

premesso che
• il Titolare ha sviluppato e possiede un insieme di conoscenze tecniche specializzate scritte o orali (di seguito più brevemente denominate “Know-how”) necessarie per la realizzazione dei seguenti prodotti …… (di seguito più brevemente denominati “Prodotti”;
• il Titolare ha un separato accordo col Licenziatario affinché questi produca per conto del Titolare i Prodotti, e ritiene necessario regolamentare il trasferimento del Know-how;
• il Licenziatario deve trasferire al proprio personale il Know-how del Titolare, al fine di realizzare i Prodotti per conto del Titolare stesso;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1) Oggetto. Il Titolare conferisce al Licenziatario, che accetta, la licenza d’uso del know-how e della documentazione tecnica indicati nel documento allegato (di seguito più brevemente denominato “Allegato”), che costituisce parte integrante del presente contratto.
La licenza d’uso è tassativamente limitata ai Paesi indicati in Allegato ed è in esclusiva a favore del Licenziatario esclusivamente ove indicato in Allegato.

2) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal …… al ……, e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito ad ogni ulteriore scadenza, salvo disdetta di una delle parti da spedire alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo.

3) Compenso e modalità di pagamento. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto il Licenziatario corrisponderà al Titolare una royalty pari al …….% (……. per cento) sui ricavi derivanti dalla vendita dei Prodotti, al netto di sconti, omaggi, Iva ed ogni altra imposta applicabile, con eccezione di quelle sul reddito. Le royalties saranno corrisposte alla fine di ogni mese/trimestre, il primo dei quali decorrerà dal ….., con le seguenti modalità …….
A titolo di “minimo garantito” e qualunque siano i ricavi realizzati, il Licenziatario si impegna comunque a corrispondere al Titolare – entro …… mesi dalla fine di ciascun anno solare, le seguenti somme: € ……. (euro …….) per il primo anno ed € ……. (euro …….) per gli anni successivi; tali somme sono al lordo delle royalties nel frattempo pagate dal Licenziatario.
Ogni onere, imposta e spesa connesso alla trascrizione, registrazione e pubblicità dell’avvenuta concessione in licenza d’uso è a carico esclusivamente del Licenziatario.

4) Modalità di esecuzione. Il Licenziatario [ ] ha ovvero [ ] non ha facoltà di concedere sublicenze dei diritti brevettuali indicati in Allegato, se non con il consenso scritto del Titolare. Nel caso di diritti concessi in esclusiva il Titolare non potrà concedere a terzi i diritti licenziati, ma [ ] si riserva ovvero [ ] non si riserva la facoltà di utilizzarli in proprio; in ogni caso il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.
Al fine di una corretta e trasparente determinazione delle royalties, ogni …… mesi il Licenziatario deve trasmettere al Titolare un rendiconto esatto e completo delle vendite dei Prodotti; il Licenziatario altresì terrà registri accurati e sufficientemente dettagliati per consentire la verifica in contraddittorio da parte di incaricati del Titolare, i quali sono fin da ora autorizzati ad esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.
Al personale scelto dal Licenziatario sarà data l’opportunità di studiare i metodi di fabbricazione presso gli impianti del Titolare, ubicati a ……, in affiancamento al personale tecnico del Titolare; tale attività di formazione sarà concordata e pianificata dalle parti con congruo anticipo. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Licenziatario.
Durante i primi …… mesi e su richiesta del Licenziatario, il Titolare invierà a spese del Licenziatario uno o più esperti qualificati per assistere il Licenziatario in relazione alla fabbricazione dei Prodotti. In ogni caso Il titolare ha diritto di inviare in ogni momento, a sue spese e per periodi ragionevoli, i propri incaricati presso le sedi del Licenziatario al fine di ispezionarne le operazioni e di accertare l’osservanza del presente Contratto, particolarmente per quanto riguarda il rispetto degli standard di qualità.
Il titolare e il Licenziatario si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali migliorie apportate ai Prodotti; qualora queste migliorie siano brevettabili, il diritto al brevetto spetterà al Titolare, mentre il Licenziatario potrà usare gratuitamente tali migliorie.
Il Licenziatario non ha il diritto di utilizzare i marchi del Titolare, tuttavia può indicare che i Prodotti sono fabbricati su licenza del Titolare.
Il Titolare non fornisce garanzie in ordine alla validità del know-how indicati in Allegato, né che l’uso dello stesso non vìoli preesistenti diritti di terzi.
In ogni momento e per comprovate ragioni commerciali, il Licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso per alcuni Paesi, dandone avviso al Titolare a mezzo raccomandata AR o PEC almeno …… mesi prima dalla scadenza delle relative tasse e spese di mantenimento; in tale caso il Titolare rimane libero di rinnovare e/o di cedere a terzi i diritti brevettuali limitatamente ai Paesi rinunciati dal Licenziatario.
Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione circa contraffazioni dei Prodotti e/o contestazioni del know-how indicati in Allegato;
in caso di contenzioso giudiziale ovvero stragiudiziale, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti; in caso di disaccordo la decisione definitiva spetterà in ogni caso al Titolare. Le spese legali e i benefici sia di natura giudiziale che stragiudiziale saranno ripartiti in parti uguali fra le parti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo, ovvero saranno attribuiti esclusivamente alla parte che agisce.
Al termine di efficacia – per qualsiasi causa – del presente contratto, il Licenziatario è tenuto sia a cessare con effetto immediato l’uso del know-how indicato in Allegato, sia a restituire la documentazione tecnica ricevuta; esclusivamente in caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile al Titolare, il Licenziatario sarà libero di usare il know-how, per un periodo di …… mesi.

5) Obbligazioni e dichiarazioni del Licenziatario. Il Licenziatario si obbliga:
• a fabbricare i Prodotti secondo gli standard qualitativi del Licenziatario, come specificati in Allegato;
• a predisporre e a mantenere le procedure di controllo necessarie per assicurare l’adempimento delle proprie obbligazioni;
• a manlevare il Titolare da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla fabbricazione, assemblaggio o vendita dei Prodotti;
• a non registrare né far registrare qualsiasi marchio, nome o segno distintivo del Titolare o comunque confondibile con gli stessi;
• a non divulgare, anche dopo il termine di efficacia del presente contratto, qualsiasi informazione confidenziale relativa ai prodotti, facente parte della documentazione tecnica indicata in Allegato o del Know-how oggetto del contratto;
• a porre in essere tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per mantenere il segreto sulla documentazione tecnica indicata in Allegato e sul Knowhow oggetto del contratto, limitandosi a comunicare al proprio personale solo quanto strettamente necessario per la fabbricazione e/o l’assemblaggio dei Prodotti.

6) Obbligazioni e dichiarazioni del Titolare. Relativamente al know-how oggetto
del contratto, il Titolare dichiara:
• che prima della sottoscrizione del presente contratto non esistono contenziosi, liti o controversie di alcun tipo;
• che per quanto a conoscenza del Titolare, non vìola diritti esclusivi di terzi e non sussistono altre cause di nullità;
• di avere la piena facoltà di concederli in licenza d’uso;
• non è gravato da alcun vincolo reale o personale a favore di terzi.

7) Risoluzione e recesso. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza dello stesso per giusta causa e con un preavviso di …… giorni.
È da considerarsi motivo grave, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo,
il mancato pagamento del compenso trascorsi …… giorni da quando l’ultima rata sia scaduta, il mancato rinnovo dei diritti brevettuali indicati in Allegato, l’assoggettamento di una parte a procedure concorsuali o a condanne penali.
Nell’ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza; in tal caso i compensi pagati sono acquisiti a titolo definitivo e non sono soggetti a rimborso alcuno.

8) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy.

9) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale preaccordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto.

10) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di …….

Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Titolare
Il Licenziatario

Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Il Titolare
Il Licenziatario

Allegato – KNOW-HOW OGGETTO LICENZA D’USO

Riepilogo della Documentazione tecnica del Titolare allegata alla presente e consegnata al Licenziatario:
……
……
Standard qualitativi del Licenziatario
……
……